本
文
摘
要
“本篇讨论对于专利法第二十六条第四款无效理由，即权利要求不清楚、没有以说明书为依据的答复。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
在专利授权后的无效宣告行政程序中，面对无效请求人提交的无效请求以及后续补充的无效理由和证据，专利权人都有答复的机会。如何答复，显然对于专利权是否能够得到维持将起到至关重要的作用，在本系列上一篇中，讨论了对专利法第二十六条第三款无效理由，即说明书公开不充分的答复，本篇讨论对于专利法第二十六条第四款无效理由，即权利要求不清楚、没有以说明书为依据的答复。
一、对于专利法第二十六条第四款无效理由（权利要求不清楚）的答复
1.专利法第二十六条第四款的多重含义
专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”
本条款短短一句话，实质上却包含了三项规定，第一，权利要求书应当以说明书为依据，即常说的“支持”；第二，权利要求书应当清楚；第三，权利要求书应当简要。在无效程序中，对第二十六条第四款的审理其实是对各项分别审理的。
应注意的是，对于权利要求应当清楚的规定，是在2008年第三次修正专利法时加入的，在这之前，该规定是在《专利法实施细则》第20条第1款中的，因此根据专利申请日不同，适用的法条是不同的。另外，由于第三项“不简要”的无效理由在实践中不是很常见，我们暂且不讨论。
本节要讨论的“权利要求不清楚”问题，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节做出了具体的规定：“权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。……其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。……最后，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。”在无效实践中，以请求人主张某项权利要求保护范围不清楚的情形最为常见。
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第七条对于“不清楚”问题和上述《专利审查指南》有着类似的规定：“所属技术领域的技术人员根据说明书及附图，认为权利要求有下列情形之一的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定：（一）限定的发明主题类型不明确的；（二）不能合理确定权利要求中技术特征的含义的；（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。”
2. 对“权利要求不清楚”的答复
虽然在无效决定中以“不清楚”为无效理由而无效掉专利权的情况并不占多数，但是其实在无效程序中，“不清楚”却是无效请求人非常常用的无效理由。由于语言的局限性，在使用书面语言描述一项技术方案时，时有发生仅靠权利要求中特征的文义不能精确表达含义的情形。不过，无效程序是授权后的行政程序，并不会拘泥于权利要求的字面表达，而是会根据说明书、工具书等内部外部证据来合理确定特征的含义。
对此，可参见《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》中的相关规定：“第七条 所属技术领域的技术人员根据说明书及附图，认为权利要求有下列情形之一的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定：（一）限定的发明主题类型不明确的；（二）不能合理确定权利要求中技术特征的含义的；（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。”
而所谓的“合理确定权利要求中技术特征的含义”，可参见第二条的规定：
“第二条 人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。
依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”
因此，在答复有关不清楚的无效理由时，应注意的是，判断权利要求是否清楚不应过分机械地以字面含义来理解，而是应该站在本领域技术人员的角度分析，例如，如果被指出不清楚的特征是在阅读说明书后或结合公知常识能够理解的，那么也是符合专利法的要求的，这就是我们一般所说的“合理解释原则”。可以通过几个案例来直观地认识这一点。
【案例一——(2020)最高法知行终564号（2021年中国法院50件典型知识产权案例）】该案中，最高院在判决书的说理部分指出：“权利要求书是否清楚地限定专利保护的范围，应当站在本领域技术人员的角度，以权利要求书和说明书记载的内容为依据，在对权利要求进行合理解释的前提下进行判断。对于专利权利要求中出现的技术术语，如果说明书中对此未作出特别界定，一般应按照该技术术语的通常含义解释权利要求。但是，如果本领域技术人员根据权利要求以及说明书所记载的内容，能够明确地、毫无疑义地确定该技术术语在权利要求中不应理解为通常含义，而应当理解为特定含义，且在该特定含义下权利要求保护的范围是清楚的，则应当以该特定含义来理解权利要求保护的范围，而不应机械地以通常含义对权利要求进行解释。”在这样的思想指导下，进一步分析了权利要求中的术语“高温水结晶”，认为结合说明书中所记载的能够体现本专利方法具有可行性的具体实施方式以及能够体现本专利方法相对于现有技术具有有益技术效果的对比实验数据，本领域技术人员不会脱离具体工艺环境，机械地将权利要求所限定“高温水结晶”过程简单地理解为通常意义上的纯粹的结晶过程，该解释方法不符合在权利要求是否清楚限定专利保护范围的审查过程中应当坚持的合理解释原则。而应当是“在罐设备中，在高温水的作用下，以结晶形式获得并分离出二元酸产品”的过程。上述解释并不违背本领域技术人员的基本认知，也不存在前后矛盾，是从本领域的基本理论出发并结合权利要求1的具体的、实际的工艺过程得出的解释，构成合理解释。
【案例二——(2018)京73行初2210号】该案中，无效请求人认为权利要求中的特征“将发光效率较高的至少1种颜色的光源光的发光期间设定的比其他颜色的光源光的发光期间短”不清楚，因为“较高”造成保护范围无法确定。但是法院认为，“较高”这一技术特征，是生成多个颜色的光的发光效率相比对后的一个相对高低的限定，并非是对发光效率多少的具体数值的限定，本领域技术人员在面对生成的多种颜色的转化光时，通过测定就可以得知哪些属于发光效率较高的光，术语“较高”的含义是清楚的。（注：该案二审撤销了一审判决，原因在于创造性认定有误，而不是一审认定的“不清楚”问题有误。）
从这个案子我们可以看到无效程序和实质审查程序的不同。《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定了：“权利要求中不得使用含义不确定的用语， 如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”、“很宽范围”等， 除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义，如放大器中的“高频”。对没有公认含义的用语，如果可能，应选择说明书中记载的更为精确的措词替换上述不确定的用语。”在撰写权利要求的时候，要尽量避免写出“较高”这种本身含义不确定的词语，因为这样撰写很可能无法通过实质审查从而得到授权。
但是无效宣告程序针对的都是已经授权的专利，并不会仅仅因为一个词语本身的含义不确定，就简单地判定权利要求保护范围不清楚，而是会依据上面所述的“合理解释原则”，对其进行合理解释后，再判断其保护范围是否清楚。专利权人在答复的时候可以有意地强调这一点。
【案例三——第47197号无效审查决定（2020年专利复审无效十大案例）】该案中，权利要求1要求保护一种针织机，其中记载了“针织锁扣”一词。无效请求人主张，该词在本领域不具有通常的含义，说明书中对该词的含义也没有任何说明，导致权利要求1保护范围不清楚。合议组认为，判断权利要求中某一技术术语的含义时，应站位本领域技术人员的角度，结合说明书和附图来理解。虽然“针织锁扣”不是通用术语，而是根据德国优先权文件直译过来的，但结合说明书和附图的记载以及专利权人的解释，能够理解“针织锁扣”是指本领域中文语境下通常所称的“三角座滑架”。有趣的是，合议组还指出，在评价本专利新颖性、创造性时请求人也是将作为现有技术的证据1、2、3中的三角座滑架对应于本专利的针织锁扣。这进一步证明，基于上述文字以及附图对针织锁扣的位置、作用以及与其他部件的连动关系的记载，本领域技术人员能够确定本专利的“针织锁扣”是指本领域通常所称的“三角座滑架”，所以关于权利要求1保护范围不清楚的主张不能成立。
【案例四——(2020)最高法知行终403号】该案中，法院在理解权利要求中特征“射线探测器的安装支架可以调整”时，采用了结合说明书及附图记载、从发明目的出发、结合公知常识等方式，确定了特征含义，排除了在技术上不但难以实现，即便能够实现，也成本极高、结构复杂、不符合涉案专利“结构简单、成本低、检查速度快”的发明目的的实现方式。最终认为权利要求保护范围是清楚的。
可见，权利要求的保护范围是否清楚，应站在本领域技术人员的角度，做出符合发明目的和技术效果的合理解释，不能仅根据权利要求的文字字面含义来理解。
二、对于专利法第二十六条第四款无效理由（不支持）的答复
1. 专利法第二十六条第四款（不支持）的相关规定
除了上面讨论的权利要求书应当清楚之外，在专利法第二十六条第四款中，还要求权利要求书应当以说明书为依据，即经常被无效请求人所使用的“不支持”理由。
《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。
权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。”
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》中对于权利要求书未以说明书为依据的情形也给出了相关规定：“第八条 所属技术领域的技术人员阅读说明书及附图后，在申请日不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于‘权利要求书应当以说明书为依据’的规定。”
2. 专利法第二十六条第四款（不支持）的答复
由以上这些规定可知，在判断权利要求是否以说明书为依据时，强调的是概括应该恰当，即，允许权利要求对说明书记载的实施方式进行概括，但是不能概括得过宽。而至于概括得是否恰当，同样应站在“所属技术领域的技术人员”的角度来解读，这一点与“不清楚”条款的标准是相同的。
【案例五——(2022)最高法知行终50号】该案中，无效请求人主张，“端面密封的效果会随着温度和压力的升高而增强”的有益技术效果是由“密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数”这一技术持征带来的，由于本专利的权利要求1并未限定密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数这一必要技术特征，其保护范围实际还涵盖了密封件的膨胀系数小于等于腔体的膨胀系数的情形，因此本专利权利要求得不到说明书的支持。对此，二审法院认为，对于本领域技术人员来说，在机械密封领域，密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数是常规选择，实际操作中不会选择密封件膨胀系数小于腔体膨胀系数的方案。因此，权利要求符合专利法第二十六条第四款的规定。”
【案例六——(2020)最高法知行终406号（2020年中国法院50件典型知识产权案例）】涉案专利的权利要求1包含了“充电限制电压大于4.2V，但不超过5.8V”及“正负极配比按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算在1:1.0-1:2.5”两组不同的数值范围技术特征。而说明书记载了充电限制电压提高至4.45V时，锂离子电池的正负极材料要按照充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算的配比调整为1:1.3-2.5，否则将会影响循环性能。
一审法院据此认为，专利说明书内容体现充电限制电压与单体锂离子电池的正、负极的配比必须有一定的对应关系，否则不能实现专利所要实现的技术效果，而权利要求1的限定却显示单体锂离子电池的正、负极的配比1:1.0～1:2.5对于大于4.2V但不超过5.8V的充电限制电压具有普适性。本领域技术人员并不能从说明书充分公开的内容中概括得出权利要求1的技术方案，故权利要求1得不到说明书的支持。
二审法院推翻了一审法院的判决，认为：无效请求人主张权利要求1未就该两组数值范围技术特征之间的关系予以明确说明，但本领域技术人员通过阅读本专利说明书中“发明内容”部分关于实现本专利发明目的的手段系“通过提高充电限制电压，并适当调整单体锂离子电池的正、负极的配比”的记载，以及本专利说明书给出的实施例和实施例给出的“当充电限制电压提高到4.45V以上后，随着该电压和正负极配比值的提高，可继续提高电池容量、工作电压和重量比能量”启示等内容，可以明确得出权利要求1所包含的两组数值范围技术特征之间具有以下对应关系：充电限制电压提高到4.2V以上但不超过5.8V，正负极配比按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算限制在1:1.0-1:2.5，且当充电限制电压大于4.45V时正负极配比要随着充电限制电压的升高而升高。在此基础上，本领域技术人员结合本发明申请时“电池循环300次容量保持在60%即可满足相关行业对电池循环性能的要求”的公知常识，根据本专利说明书及实施例给出的上述指引和启示，判断出符合本发明目的的具体实施方式，并在采取常规的实验手段及有限次的试验情况下便可排除不能实现本发明目的的技术方案，即无需通过过度劳动便可清楚认识到权利要求1包含的两组数值范围技术特征在上述对应关系之外的其他数值范围并非权利要求1所要保护的内容。因此，权利要求1能够得到说明书的支持。
【案例七——第47328号无效审查决定（2021年专利复审无效十大案例）】该案涉及化学领域的发明，权利要求1以马库什权利要求的撰写方式撰写，无效请求人主张其保护的三环化合物涵盖了大量说明书没有记载的具体化合物，无法确定该范围内的所有化合物都能通过说明书记载的方法制备，并达到预期效果，因此得不到说明书的支持。无效审查决定从各个方面分析了说明书记载的技术内容，驳回了无效请求人的主张。决定的要点包括，说明书记载了6个落在权利要求1保护范围内的母体化合物的合成例，还提供了结构表征数据。这6个化合物分别涉及含1个N的五元杂环以及含1个N和1个O作为杂原子的六元杂环，属于不同类型的杂环。基于本专利说明书中公开的这些内容，本领域技术人员完全能够设计出三环化合物的合理制备方案，并进行结构确认。另外，本领域技术人员在面对化学领域常见的马库什类型权利要求时，有能力将一些明显超出本领域常规认知的情形排除在权利要求的保护范围之外。具体到本案，本领域技术人员会从合理性出发，考虑环的结构和电子排布与整个环系的关系，因不符合化学领域的基本常识而不能稳定存在或根本无法制得的“虚拟”化合物将会被排除。最终认定权利要求1能够得到说明书的支持。
以上几个案子都有个共同点，即，从字面含义看，权利要求概括的保护范围中，确实有一部分无法完成发明目的，根据《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节的规定，看似是无法得到说明书支持的：“对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。”
但是在无效程序中判断权利要求是否能够得到说明书的支持时，“所属技术领域的技术人员”其实是具有一定的“智慧”的，他们可以在阅读说明书时结合本领域的公知常识，来排除那些不符合发明目的的技术方案。当权利要求的保护范围不包括那些不符合发明目的的技术方案时，剩下的保护范围自然是能够得到说明书的支持的。
在下面的案例中，涉案专利的权利要求撰写存在错误，无效审查决定、一审、二审行政判决都认定该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。但是专利权人坚持不懈地向最高人民法院申请再审，最终最高院提审了该案，做出改判，撤销了无效审查决定、一审、二审行政判决。虽然是十年前的案例，但放在今天仍然有借鉴意义。
【案例八——（2011）行提字第13号】该案中，无效请求人、无效程序的合议组、一审、二审法院都认为，权利要求1中的技术特征“外套管的另一端与延伸管连接，两者之间留有间隙”与说明书中的相应描述不一致，说明书中记载的是“外套管外侧是直通延伸管5，…延伸管5与内管1之间留有适当间隙”，外套管和延伸管之间是固定连接的，不可能留有间隙，应该是延伸管5与内管1之间留有间隙，因此，该权利要求1的技术方案不能从说明书公开的内容得到或概括得出，从而得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。但是最高院在判决书的说理部分认为，权利要求中的撰写错误在所难免，并不必然导致该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。如果所属技术领域的技术人员根据所具有的普通技术知识在阅读权利要求后能够立即发现某一技术特征存在错误，同时，该技术人员结合其具有的普通技术知识，阅读说明书及说明书附图的相关内容后能够立即确定其唯一的正确答案，这种错误为明显错误。对于权利要求中存在的明显错误，由于该错误的存在对本领域技术人员而言是如此“明显”，即在阅读权利要求时能够立即发现其存在错误，同时，更正该错误的答案也是如此“确定”，结合其普通技术知识和说明书能够立即得出其唯一的正确答案，所以，本领域技术人员必然以该唯一的正确解释为基准理解技术方案，明显错误的存在并不会导致权利要求的边界模糊不清。在无效宣告请求的审查过程中，如果不对权利要求中的明显错误作出更正性理解，而是“将错就错”地径行因明显错误的存在而一概以不符合专利法第二十六条第四款的规定为由将专利宣告无效，将会造成专利法第二十六条第四款成为一种对撰写权利要求不当的惩罚，导致专利权人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，有悖于专利法第二十六条第四款的立法宗旨。对该明显错误的更正性理解，并不会导致权利要求的技术方案在内容上发生变化，进而损害社会公众的利益和权利要求的公示性、稳定性和权威性。具体到该案，判决书中先分析了说明书的记载内容，然后总结指出，本领域技术人员基于其具有的普通技术知识，能够知道权利要求1的撰写存在错误，通过阅读说明书及附图可以直接地、毫无疑义地确定“两者之间留有间隙”的“两者”应当是指延伸管与内管,不会误认为是外套管与延伸管之间留有间隙。“两者之间”应当属于明显错误。尽管本专利的撰写有可能使得一般读者根据阅读习惯，误认为“两者之间”留有间隙是指所述的外套管与延伸管之间留有间隙，但是，对“两者之间”的“两者”的理解主体是本领域的技术人员，而非不具有本领域普通知识的一般读者。由于本领域的技术人员能够清楚准确地得出唯一的正确解释，“两者之间留有间隙”是指内管和延伸管之间留有一定的间隙，这与说明书中公开的内容相一致。
因此，总结来说，专利权人在答复本条款下的无效理由时，判断权利要求对说明书的概括是否恰当，应从所属技术领域的技术人员的角度进行分析。在无效程序中，本条款下的“所属技术领域的技术人员”看上去至少具备以下三种能力：第一，如果说明书记载的实施例数量达到一定程度并且分布有一定的合理性，就能够概括出权利要求中保护范围更宽的技术方案；第二，能够排除一些明显不合理的技术方案，从而使得含有这些“坏点”的技术方案也能得到说明书的支持；第三，能对权利要求中的明显错误给出修正后的理解。这样的规则对于无效程序中的专利权人是非常有利的，作为专利权人一定要有效利用。
三、结语
本篇就无效宣告程序中专利权人对专利法第二十六条第四款（不支持、不清楚）的答复做了简单讨论，并给出了一些示例案例作为参考。在后续篇章中，会继续讨论针对其他条款的无效理由的具体答复策略。
想再多说一点的是，无效程序中对于很多条款尤其是形式问题条款的尺度把握是不同于实质审查程序的。就上面的案例来说，如果实审审查员意识到存在这些问题，相信不会让这些专利申请进入授权环节，专利申请人也有进一步修改完善的机会。但作为授权后的确权环节，无效程序中专利权人对权利要求的修改受限，而且专利已经被公告授权的既有事实也会产生影响。显然，让众多已经授权的专利随时处于极大的不稳定状态也不符合社会公众的预期。这就导致了，虽然实审、无效程序、无效后的行政诉讼适用同样一部《专利法》，但实践中的尺度掌握却差别很大，比如对于“本领域技术人员”的能力的解读，显然是不一致的，这点作为专利权人需要仔细体会。
此外，在答复本条款的无效理由时，不可避免地会涉及如何对权利要求进行解释问题，例如权利要求中的术语如何理解等等，在本文中初步地讨论了解释的原则和方法，后面还会有专门的一篇来讨论关于权利要求解释的更多具体问题。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（七）——形式问题的答复（二））
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君
