本
文
摘
要
“本次就无效宣告程序中专利权人对优先权进行核实问题做了讨论，并给出了一些示例案例作为参考。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
在本系列的前面文章中，已经讨论了形式问题的答复策略。接下来将要逐渐过渡到新颖性和创造性的答复策略的讨论。在讨论新颖性和创造性的答复之前，仍然有一些问题需要先行解决，例如，优先权的核实问题、权利要求的解释问题等等。本文先行讨论优先权的核实问题。其实双方对于优先权能否成立的辩论往往是在质证环节，在质疑证据能否作为现有技术或抵触申请时引出，但为了方便本系列篇幅的组织，将其放在本文中讨论。
一、对于无效请求人提出涉案专利优先权不能成立问题的应对
1.关于优先权的相关规定
《专利法》第二十九条规定：“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。
申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”
在无效程序中才发现涉案专利的优先权不能成立的情况是有可能发生的，因为在实质审查过程中，如果审查员检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，是不必核实优先权的（参见《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.1节的规定）。
无效请求人在无效程序中挑战涉案专利的优先权，认为优先权不成立，其原因很可能是无效请求人所使用的某份证据的公开日在优先权日之后，只有涉案专利的优先权不成立，该证据才能用于评价涉案专利的新颖性或创造性。
遇到这种情况，作为专利权人，当然不能随意放弃抵抗，而是应该积极争辩优先权能够成立。如果争辩成功，往往可以起到立刻“废除”对方某份证据的“现有技术”资格的效果，不必陷于后续的专利与证据的比对，可以说是兵不血刃了。
那么优先权是否成立，该怎样判断呢？
《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节其实给出了比较详细的规定，该节指出，核实内容有三项：“（１）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；（２）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；（３）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内（这里指发明和实用新型）。”
其中，对于第（1）项，根据《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节的规定，“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。……所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”
第（2）项可以通过检索相同申请人是否有比优先权日更早的相同主题申请来核实。
第（3）项大多数时候是一目了然的。
2.答复策略
如果无效请求人主张涉案专利的某个权利要求的技术方案不能享受优先权，实践中较多的情况是，其主张该技术方案没有清楚地记载在优先权文件中，即第（1）项。也有的时候，无效请求人会主张在先申请不是记载了同一主题的首次申请，即第（2）项。以下分别结合案例来说明两种情况。
（1）核实作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题
这个问题的关键在于如何理解“相同主题”。其判断标准是什么，需要严格到什么程度，从以下案例中可以体会一二。
【案例一——(2019)京行终1498号（2019年中国法院50件典型知识产权案例）】该案中，无效行政程序阶段请求人提交的一篇对比文件的公开日在涉案专利的优先权日之后，同时认为涉案专利不能享受优先权，因此该篇对比文件能作为现有技术来评价权利要求的创造性。无效决定中认定涉案专利能够享受优先权，从而该篇对比文件不能用于评价创造性。但是行政诉讼一审和二审法院皆认为不能享受优先权，从而撤销了无效决定。其中，二审判决书仔细分析了在先申请和涉案专利权利要求中的技术方案：涉案专利权利要求1限定了“为不同时隙产生不同正交码”的技术特征；而优先权文件中记载的技术方案仅要求正交码组合{S1，S2}和正交码组合{S3,S4}是不同的，即可解决小区间干扰的问题，本领域的技术人员根据上述记载并不能直接、毫无疑义的确定上述正交码S1、S2、S3、S4必然不同，即无法直接地、毫无疑义地得出权利要求1限定的上述技术特征。二审判决书还重申了《专利审查指南》中规定的关于能享受优先权的判断标准，即“涉案专利请求保护的技术方案必须为作为要求优先权基础的在先申请客观记载的技术方案，或者本领域的技术人员在可以从该在先申请中直接和毫无疑义地得出的技术方案”。
可见，能否享受优先权的判断标准是“直接和毫无疑义”。
可以从两个方面来考虑该判断标准。
(I)一方面，如果优先权文件中对某一技术特征的描述是笼统或含糊的，在后申请增加了对这一技术特征的具体限定，所属领域技术人员却无法直接、毫无疑义地得到这一技术特征，则在后申请不能享有该优先权。下面两个案例就是这种情况。
【案例二——第48183号无效审查决定（2021年专利复审无效十大案件）】该案涉及化学发明领域，具体化合物能否享受在先马库什化合物的优先权的问题——合议组认定“不能”，并给出了有说服力的理由：“首先，在先申请的马库什化合物与在后申请的具体化合物因不属于相同的技术方案而不被认为是‘相同主题的发明创造’。根据专利审查指南第二部分第十章5.1节的规定，‘通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性’，这意味着，如果在先申请系马库什化合物，在后申请系其范围内的一个具体化合物，则二者不能被认为属于相同的技术方案，因此也不可能构成相同主题的发明创造。……其次，如果基于在后申请的具体化合物落入在先申请的马库什化合物范围而认为在后申请可以享有在先申请的优先权，将违背优先权制度的本质要求。……当在先申请撰写成马库什化合物时，如果认为在其范围内的任何一个具体化合物均可以因此而享有在先申请的优先权的话，则意味着在先申请将成为一个源源不断的‘蓄水池’，申请人可以随意地把优先权日后在该马库什通式范围内的进一步研究所得到的新的具体化合物或者较小的通式化合物都贴上‘优先权日’的标签，这显然违背优先权制度的初衷。”
在另一个案例（第22284号无效审查决定）中，也涉及马库什化合物权利要求，在后申请在优先权文件的基础上增加了部分取代基的可选择项，导致超出了优先权文件记载的范围，因此不能享有该优先权。
原则上来说，我国实践中将马库什化合物视为一个不可拆分的整体，在后申请保护的范围应与其优先权文件中记载的一致。
【案例三——第33126号无效审查决定（2017年专利复审无效十大案件）】该案中，涉案专利要求的是本国优先权。涉案专利的权利要求3限定“一水合甲磺酸盐”这一技术特征。“一水合甲磺酸盐”是指每1摩尔甲磺酸盐含有1摩尔水，其含水量是确定的一个具体点值。而其本国优先权文件中仅记载了甲磺酸盐的含水量范围，没有记载“一水合”的技术特征。无效决定认为，二者的技术方案实质上并不相同，导致二者不属于相同的主题，因此权利要求3不能享受在先申请的优先权。
案例三其实是一个比较常见的情况，即，优先权文件记载了一个数值范围，而在后申请在该数值范围内选择了一个数值点或一个更小的数值范围进行保护，这种情况下，在后申请通常是无法享有该优先权的。可以类比新颖性判断方法来判断能否享有优先权：当优先权文件不能破坏在后申请的新颖性时，通常在后申请是不能享有优先权的。
(II)另一方面，如果优先权文件中仅记载了个别特例，在后申请却将其扩展、概括为更加上位的范围，由于在后申请增加了不能直接、毫无疑义得到的新的范围，也是不能享受优先权的。下面的两个案例就是这种情况。
【案例四——第16264号无效审查决定】该案涉及一种人力拉犁，优先权文件记载了一个技术特征在犁头的“中部铰接”行走轮支臂，而在后申请将其上位概括为“活动连接”；此外，优先权文件限定配重行走轮是“通过螺栓活动连接”或者“通过螺栓配合装”在支臂上的，而在后申请将其上位概括为“装”在支臂上。无效决定认为，在后申请的权利要求增加了在先申请未涵盖的技术方案，不属于在先申请的相同主题，不能享有优先权。
【案例五——第22487号无效审查决定】该案中，在后申请权利要求1限定了“带动”（活动件“带动”第一斜齿轮在垂直于底面的立面上做圆周运动）的技术特征；而优先权文件中相应的特征记载的是“齿轮驱动”。无效决定认为在后申请权利要求1中的“带动”既包含齿轮驱动也包括皮带驱动或者链条等方式驱动，而本专利优先权文本中仅记载了齿轮驱动的技术方案，因此该概况超出了本专利优先权文本中记载的技术方案的范围，最终认定权利要求1不能享受优先权。
由以上几个案例（案例一~案例五）可见，在司法实践中对于一件在后申请能否享受在先申请的优先权，无论要求的是外国优先权还是本国优先权，判断标准是和《专利审查指南》一致的，即“直接、毫无疑义”这个金标准。
“直接、毫无疑义”这六个字，同样是专利法第三十三条规定的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的判断标准。在本系列第七篇《形式问题的答复（二）》中，曾经介绍过，在目前的司法实践中，在判断权利要求是否符合专利法第三十三条的规定时，对“直接、毫无疑义”的理解是比较灵活的，时常可以见到在修改时，允许加入所属领域技术人员能够联想到的内容的案例。那么同样是这六个字，是否用在优先权问题的判断上是同样的尺度呢？
很遗憾地，目前来看答案是否定的，在优先权的问题上，这六个字的标准是没有什么余地的，尺度掌握得比专利法第三十三条要严格。这对专利权人来说不是一个好消息，意味着在答复无效请求人指出的“不能享有优先权”的主张时，要完全基于在先申请中的技术方案，将其与涉案专利权利要求中的技术方案进行分析比对，既不能将在先申请中的上位概念具体化，也不能将在先申请中的下位概念概括化，当然更不能引入其它内容或者将多于一个的技术方案互相结合。
(III)不过，在判断优先权是否成立时，也不用走另一个极端而拘泥于文字上的一致性表述，只要二者的技术方案实质相同即可。
【案例六——（2018）最高法民申2345号（最高人民法院2020知识产权年度报告摘要）】该案并非行政诉讼，而是涉及一起专利民事诉讼，其中在判断现有技术抗辩能否成立时，提出现有技术抗辩主张的当事人同时主张涉案专利不能享有优先权。优先权文件中明确记载了传感器包括加速度传感器、陀螺仪和红外光电传感器，涉案专利权利要求1中限定为“多个传感器”；优先权文件中公开了“能与电力驱动系统很好配合”的纵向双轮车体，且公开了其为骑行工具，本领域技术人员可以理解在先申请的方案为电动平衡车，涉案专利权利要求1的主题名称为“一种新型电动平衡车”，并没有扩大在先申请的内容。判决书在经过对在先申请和涉案专利权利要求中的技术方案进行对比后，认为：“虽然在先专利申请中没有同样的文字表述，但本领域技术人员可以从在先专利申请公开的内容中得知其存在多个传感器，也能得知控制器的功能，进而得到涉案专利权利要求1的技术方案。综上，涉案专利所要解决的技术问题和预期的技术效果与在先专利申请相同，本领域技术人员基于在先专利申请公开的内容，能够直接、毫无疑义地得到权利要求1所限定的技术方案，权利要求1中并未增加新的发明创造内容。”
【案例七——第22981号无效审查决定】该案中，涉案专利相对于优先权文件将“电缆部”修改为“导线部”，将“端子承载部”修改为“端子容置部”。无效决定认为，修改后的上述技术特征相对于优先权文件只是文字记载和叙述方式上的差别，相应部件的结构和功能相同，权利要求的技术内容已记载在优先权文件中，因此上述修改不会导致涉案专利优先权不成立。
【案例八——第89636号复审决定】这是一个复审案例，仅供参考。在该案中，作为优先权文件的在先申请记载了一种植物提取物“总亚氨基糖”，并记载了包括原料、步骤、工艺条件的制备方法。在后申请与其优先权文件中记载的该植物提取物的制备方法在各方面完全相同，但是权利要求1中增加了该提取物的组成信息，即该总亚氨基糖包含DAB、GAL-DNJ和打碗花精B。复审决定认为，虽然在先申请没有记载上述成分，但是由于选用了相同的原料，采用了相同的制备方法、工艺条件，因此制备出的提取物产品应当相同，即在先申请的植物提取物中也应当包含上述三种物质。产品权利要求的范围是由产品的组成、含量等特征确定的，在在先申请和涉案申请的提取物组成、含量、结构相同的情况下，可认为涉案申请与在先申请的技术方案相同，二者属于相同主题的发明。
所以，从以上几个案例可见，如果仅是文字表述或者叙述方式上的不同，没有改变整体的技术方案，也没有改变所解决的技术问题和实现的技术效果，则在后申请与优先权文件是属于相同主题的。作为专利权人，可参考上述案例中的裁判思路来进行抗辩。
（IV）有时候，涉案专利还有可能要求多项优先权，双方可能对其中的某几项优先权有争议，这个时候要逐一判断每一项优先权是否成立。
【案例九——第39900号无效审查决定（2019年专利复审无效十大案件）】该案中，涉案专利要求4个优先权，无效请求人认为其中三个优先权不能成立，专利权人放弃了一个优先权，坚持另外两个优先权成立。无效决定通过分别分析权利要求的内容和两个优先权文件中记载的内容，认为两个优先权成立。
（V）此外，对于在后申请是否享有优先权，判断时是在其逐个权利要求的基础上来判断的，有时候会出现一件专利中有些权利要求能享有优先权，有些权利要求却不能享有优先权的情况。
【案例十——（2019）最高法行申12665号（最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要第34条）】该案中，最高人民法院指出，判断在后专利申请是否属于专利法第二十九条第二款规定的“就相同主题提出专利申请”的情形，认定其能否享有优先权时，应以在后专利申请中的各项权利要求分别作为判断基础。其中，权利要求1享有优先权，故优先权日之后公开的对比文件2不构成权利要求1的现有技术，不能用于评价权利要求1的创造性。从属权利要求2不享有优先权，对比文件2构成权利要求2的现有技术。因此，即使权利要求1具备创造性，也不能当然地得出其从属权利要求2也具备创造性的结论。
这是一个有趣的案例，由于不同权利要求在是否能享有优先权上存在差别，出现了一份对比文件能够用于评价享有优先权的独立权利要求的创造性，却不能用于评价不享有优先权的从属权利要求的创造性的局面，从而造成独立权利要求具备创造性，其从属权利要求却不具备创造性的结论。
（2）核实在先申请是否是记载了同一主题的首次申请
在这种情况下，无效请求人首先负有举证义务，因此往往其会提交一些专利权人自己的其他专利申请文件，并主张这些专利申请文件早于涉案专利的优先权文件，它们才是记载了同一主题的首次申请，涉案专利不应享有所声称的优先权。对于这种情况，作为专利权人，核实的关键其实仍旧在于，无效请求人提交的那些更早专利申请是否记载了涉案专利的“同一主题”，也即如何理解专利法第二十九条中的“相同主题”。
【案例十一——第38950号无效审查决定（2019年专利复审无效十大案件）】该案中，无效请求人提交了两份涉案专利的专利权人在涉案专利优先权日之前申请的发明专利申请的公开文本，主张两份证据分别公开了涉案专利相同主题的发明，因此涉案专利的要求享有优先权的在先申请并非首次申请，从而涉案专利主张的优先权日不能成立。无效决定认为，虽然该证据记载了与权利要求1中相同的化合物I，但是没记载权利要求中的剂量（5毫克和250毫克之间）和制剂形式（权利要求不限定口服，而且限定了单次给药；证据只记载了口服制剂，而且没记载单次给药），因此没有披露与权利要求1相同的主题。无效决定中还指出，“相同主题的发明是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果相同的发明。比较时，对于在先申请，所谓‘主题’是指整个申请文件所公开的技术内容，不要求在后申请中某技术方案必需完整地记载在在先申请的某项权利要求中，只要在先申请作为一个整体披露了本专利技术方案的各个技术特征和整体技术方案即可。若在先申请对某一技术特征未做记载或仅做了笼统的描述，在后申请权利要求中增加了对这一技术特征的详细限定，如果所述领域技术人员基于其所知晓的技术知识不能从在先申请中直接地、毫无疑义地得到这一技术特征，则在后申请实质上补充了新内容，在后申请与在先申请不具有相同主题。”
可见，在核实这一项内容时，仍是与之前同样地秉持“直接、毫无疑义”的准则，只是对比的双方变成了涉案专利权利要求和无效请求人提交的早于优先权日的申请文件。
《专利法》第二十九条第二款规定了申请人可以要求本国优先权，指出作为优先权基础的专利申请应是“在中国第一次提出”的专利申请。如何理解“在中国第一次提出”，是指“世界范围内第一次提出，同时该提出是在中国”，还是“不管世界范围内提出了几次，只要在中国提出是第一次”？下面这个案例给出了答案。
【案例十二——第36591号无效审查决定（2018年专利复审无效十大案件）】该案中，涉案专利要求本国优先权，无效请求人提交了两份早于本国优先权日的美国临时申请，并且申请人和中国申请人有权利继受关系。无效请求人主张，涉案专利所要求本国优先权的专利申请不是“在中国第一次提出”的专利申请，因此不应享有优先权；专利权人认为作为优先权的该专利申请就是“在中国第一次提出”的，美国提出的专利申请不应算在内。也即，双方对专利法第二十九条第二款的规定的含义产生了争议。无效决定从立法本意出发，认为：“优先权原则源自《巴黎公约》，其目的是使成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的在后申请，在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出。根据《巴黎公约》的规定，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请。专利法第29条第2款规定的‘本国优先权’，是在1992年修订专利法时增加的条款。设立本国优先权的目的之一在于，在优先权层面上使中国申请与外国申请处于同等地位，以弥补我国申请人在我国再次就相同主题提出的专利申请不能要求其首次申请优先权的法律空白。本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定。专利法第29条第2款所述的‘在中国第一次提出专利申请’中的‘第一次申请’应当理解为就相同主题在世界范围内“首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。”然后，通过逐个权利要求地对比所记载的技术内容，最终认定美国专利申请确实公开了与某些权利要求相同的主题，这些权利要求不能享有本国优先权。
通过该案例，我们可以知晓上面问题的答案，即《专利法》第二十九条第二款规定的作为本国优先权的专利申请是“在中国第一次提出”的含义为，“世界范围内第一次提出的该专利申请是在中国提出的”。
在【案例十二】中还有一个值得注意的地方，通常来说，根据《专利法》第二十九条的规定，在后申请和在先申请应该是相同申请人。但在该案例中，美国在先申请的申请人是“陈星（Schen Chen）”，而在后的中国申请的申请人是“陈和”，显然并不是相同的申请人。案件在事实调查阶段，专利权人曾自述“本专利是由美国人Schen Chen（陈星）在美国完成的，其将在中国申请专利的权利转让给了陈和”，并且在后申请的发明人正是在先申请的申请人“陈星”。对于这种情况，无效决定认为，两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的，涉案专利的申请人“陈和”与美国专利申请的申请人“Schen Chen（陈星）”之间具有权利继受关系。因此，在先申请和在后申请具有“相同的技术来源”，对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。
即，在该案中，对《专利法》第二十九条中“申请人”的理解采取了扩大解释，认为和申请人有权利继受关系、处于专利申请的相同技术团队的人也属于“申请人”的范畴。
二、专利权人检查对比文件的优先权是否成立的情况
在第一节中，详细讨论了涉案专利能否享有优先权的条件，并结合案例阐述了专利权人作为防守一方，在无效请求人提出涉案专利不能享有优先权时能采用的抗辩策略和要注意的问题。
在本节中，涉及另一种需要考察优先权的情况。我们都知道，在涉案专利申请日之前公开的技术方案称为现有技术，是可以作为对比文件来评价涉案专利的新颖性和创造性的。但是还存在一种情况，即，如果一篇中国专利申请的公开时间晚于涉案专利申请日，但是其申请日（有优先权的时候是优先权日）早于涉案专利申请日，那么该篇申请在前、公开在后的专利申请被称为抵触申请，可以用作评价涉案专利的新颖性。
当无效请求人提交的对比文件是一篇公开在后的抵触申请，并且其在中国申请的日期甚至也在涉案专利申请日之后，仅依靠优先权日确立抵触申请地位时，专利权人一定要注意核实该对比文件相关部分的优先权是否成立，具体来说，与上一节中核实在后申请的权利要求中的技术方案是否记载在优先权文件中不同，本节的情况下，要核实的事项不再针对权利要求，而是针对该对比文件中被无效请求人用来评价涉案专利的新颖性的那部分技术方案（很可能是说明书的一些段落），来判断是否能享受优先权，即该部分技术方案是否记载在优先权文件中。
上面这种情况在无效程序中出现的概率较小，但正是因为是小概率事件，才容易被忽略，更需要我们格外注意。以下是两个涉及这种情况的案例，在第一个案例，即【案例十三】中，无效请求人提交的对比文件的优先权成立，因此是个合格的抵触申请，从而能够用于评价涉案专利的新颖性；但是在第二个案例，即【案例十四】中，无效请求人提交的对比文件的优先权不能成立，被合议组认为不构成抵触申请，不能用于评价涉案专利的新颖性，结果直接省去了进行技术比对的环节，专利权人最终也保住了其专利权。
【案例十三——第46459号无效审查决定（2020年度专利复审无效十大案件）】该案中，涉案专利涉及液态镜头的相关技术，其保护的驱动液态镜头的音圈马达相对于对比文件1的摄像装置是否具备新颖性是审理要点。对比文件1是一篇中国专利文献，其申请日晚于涉案专利的申请日，不过对比文件1要求了美国临时申请文件（下称临时申请）作为优先权，优先权日在涉案专利申请日之前，因此，对比文件1是否构成涉案专利的抵触申请以用于评价其新颖性，首先取决于对比文件1的优先权是否成立。请求人主动提交了美国临时申请文件及其译文和美国专利商标局网站公开的临时申请附图的放大图，请求人认为，对比文件1的技术方案可以直接从临时申请整体记载中得出，因此对比文件1的优先权成立。专利权人认为，临时申请与对比文件1记载的文字不同，技术方案不相同，因此对比文件1的优先权不能成立。由此可见，该案争议焦点之一是：对比文件1的优先权是否成立。经过比对，合议组认为对比文件1的摄像装置已记载在临时申请中，两者属于相同主题的发明创造，对比文件1的优先权成立，可以作为抵触申请评价权利要求1的新颖性。
【案例十四——第50891号无效审查决定】该案中，无效请求人提交了一份进入中国国家阶段的国际专利申请，即证据2，意图作为抵触申请以用于评价权利要求的新颖性，并且具体引用了证据2的说明书中的两个段落记载的技术方案，以与权利要求进行比对。经核实，证据2的优先权日在涉案专利的优先权日之前，申请日和公开日都晚于涉案专利的优先权日。无效请求人未主动提交证据2的优先权文本，但是专利权人主动进行了该项核查。专利权人主张，无效请求人引用的证据2说明书的两个段落中的技术方案未记载在其优先权文件中，此部分不能享有优先权，不能作为抵触申请评价权利要求的新颖性。合议组经过审查，也认定证据2的说明书中的两个段落记载的技术方案不能从其优先权文件中直接、毫无疑义地得出，因此不能用于评价涉案专利的新颖性。但同时，合议组不同意专利权人关于证据2不能享有优先权的说法，因为合议组认为根据《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节中关于优先权核实的一般原则的规定，优先权核实的对象为在后申请中的各项权利要求，而不是说明书中的技术方案。但不管怎样，专利权人的“剔除”证据2的目的确实是达到了。
由以上两个案例可见，虽然在无效程序中，行政机关对于对比文件的“优先权”的含义还没有统一认识，在【案例十三】中认为作为对比文件的在后申请的说明书部分会存在优先权能否成立的问题；而在【案例十四】中则认为只有权利要求部分才涉及优先权能否成立的问题。但无论如何，在判定一份只有优先权日在先、申请日和公开日都在后的对比文件是否能作为抵触申请评价权利要求的新颖性时，都实质上考虑了该对比文件中被引用的技术方案部分是否记载在了其声称的优先权文件中，如果没有，则将该对比文件用作新颖性评价的抵触申请时，其优先权日不能成立，这个做法是统一的。
另一个需要注意的是证据要求本国优先权的情况。根据《专利法实施细则》第32条第3款的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。所以此种情况下，作为优先权的申请往往来不及公开就被撤回。作为专利权人此时就无法获取优先权文本，进而无法核实优先权是否成立。在以下这个案件中，专利权人没有放过这个疑点，积极请求合议组调取了优先权文本来核实。
【案例十五——第47498号无效审查决定（2021年度专利复审无效十大案件）】该案中，无效请求人提交的证据1要求的是本国优先权，而作为本国优先权的在先申请在公开前已经视为撤回，所以一直处于非公开状态。而根据专利法第21条第3款规定，“专利申请公布或公告前，国务院专利行政部门的工作人员对其内容负有保密责任。”因此，考虑到专利权人没有获得该证据1的国内优先权文本的途径，并且专利权人在口头审理当庭明确其希望由合议组代为核实，为此合议组依此请求调取了证据1要求优先权基础的在先申请文件，并向双方发送审查意见通知书，要求双方当事人对证据1的优先权是否成立发表意见，从而完成了质证环节。
作为专利权人来说，在遇到仅优先权日在先、申请日和公开日都在后的对比文件被无效请求人作为抵触申请来评价权利要求的新颖性的情况下，一定要敲响心中的警铃，主动核实一下该对比文件的优先权文件中是否记载了无效请求人引用的技术内容。如果专利权人不主动主张，合议组作为中立裁判者，是不会替专利权人去主动核实对比文件的优先权的。总之，优先权问题并不复杂，却会因为不常出现而成为无效程序双方都容易忽略的一个问题，只要给予足够关注就好。
三、结语
本次就无效宣告程序中专利权人对优先权进行核实问题做了讨论，并给出了一些示例案例作为参考。优先权的核实其实是很重要的，在国家知识产权局逐年发布的最近五年的年度专利复审无效十大案件中，年年都有涉及优先权问题的案例，但在无效实务中，当事人双方似乎却都不够重视这个问题。本文特意将这个事项单独写一篇，也是基于该事项易被忽略的考虑，着重强调其重要性。尤其是在重要案件的无效程序中，我们更应本着“一切都值得怀疑”的精神，方方面面地去质疑、核实对方当事人提出的主张，不放过任何可能影响案件走向的情节。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（七）——优先权的核实）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君
